Merkenrecht – HEMA maakt geen inbreuk op de krokodil van Lacoste

HEMA wint rechtszaak 

Lacoste heeft HEMA voor de rechter gedaagd omdat HEMA inbreuk zou maken op het merkenrecht van Lacoste. HEMA heeft op de markt kinderkleding verkocht waarop meerdere verschillende krokodillen waren afgebeeld. De krokodillen die HEMA heeft gebruikt, waren anders dan de bekende krokodil van Lacoste. Toch was Lacoste van mening dat HEMA zijn krokodil had gebruikt voor de kinderkleding.

De rechter is het hiermee niet eens en heeft HEMA in het gelijk gesteld. De rechter is van oordeel dat het gebruik van de krokodil op de kleding niet tot gevolg heeft dat de consument denkt dat het kleding van Lacoste is. Er is dus geen sprake van een inbreuk op het merkenrecht van Lacoste door HEMA. Ter verduidelijking van het verschil tussen de krokodillen op de kinderkleding van HEMA en de krokodil van Lacoste-kleding, verwijs ik u graag naar onderstaand artikel:

https://www.nu.nl/ondernemen/5638202/hema-wint-rechtszaak-van-lacoste-krokodillenondergoed.html

Vervolgens kan de vraag worden gesteld, wat had de rechter geoordeeld als HEMA op haar kinderkleding bijvoorbeeld twee (soort)gelijke afbeeldingen van de Lacoste-krokodil had geplaatst? Voor beantwoording van deze vraag komt het merkenrecht om de hoek kijken. Maar wat is het merkenrecht nu precies en wanneer is er sprake van een inbreuk op een merkrecht?

Merkenrecht

Een merk kan zijn een teken (Nike logo), een benaming (Coca cola), afdrukken, stempels, cijfers (007), de vormen van waren (Coca cola-flesje) of verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens. Een merk wordt voornamelijk gebruikt om een goed of een dienst te onderscheiden. Bijvoorbeeld: de vermelding ‘Hooghoudt’ op een fles jenever heeft voor de consument tot gevolg dat de herkomst van de fles jenever is gewaarborgd. Dit heeft weer tot gevolg dat de consument op de hoogte is van de kwaliteitsgarantie en de reputatie van een fles Hooghoudt-jenever. Het merk identificeert dus het product en/of de dienst.

Om in aanmerking te komen voor merkenbescherming moet het merk worden gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Indien het merk wordt ingeschreven, wordt het beschermd in de gehele Benelux. In beginsel duurt de registratie tien jaar. Inschrijving van een wereldwijd beschermd merk is uiteraard ook mogelijk.

Inbreuk op het merkenrecht

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Indien een merk dit niet heeft of het is in strijd met de openbare orde of de goede zeden, dan wordt het merk geweigerd door het merkenbureau. Een merk kan zijn onderscheidend vermogen in de loop van de tijd verliezen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het merk Google. Afgeleid van het merk Google is het werkwoord Googlen een alledaagse naam geworden.

Degene met een merkenrecht (bijvoorbeeld Lacoste) heeft een exclusief recht. Op basis van de inschrijving kan een merkhouder optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van een (soort)gelijk merk. Afgaand op de casus heeft Lacoste een verbodsactie ingeroepen tegen HEMA. Een merkhouder als Lacoste kan daarnaast een schadevergoeding vorderen of zelfs vernietiging vorderen van de producten en of diensten die inbreuk maken.

In het begin van dit artikel heb ik de vraag gesteld wat het geval is wanneer HEMA op de kinderkleding twee (soort)gelijke afbeeldingen van een krokodil als die van Lacoste zou hebben geplaatst?

Vanwege het vereiste onderscheidend karakter moet een merk een eigen karakter hebben. Er zal daarom worden gekeken naar de mate van verschil tussen beide modellen. Enerzijds de HEMA-kinderkleding met vele verschillende krokodillen, anderzijds de bekende Lacoste-kleding. Hierbij is onder meer de vraag van belang of de kleding van HEMA hetzelfde uiterlijk vertoont als de kleding van Lacoste dan wel de vraag of bij een consument geen andere algemene indruk wordt gewekt. Is er bij het publiek verwarring te duchten? Naar aanleiding daarvan zal HEMA-kleding waarop twee (soort)gelijke krokodillen als die van Lacoste zijn geplaatst, hoogstwaarschijnlijk verwarring bij het publiek tot gevolg hebben. Dit houdt in dat een rechter mogelijk anders zou hebben geoordeeld wanneer HEMA op de kleding twee (soort)gelijke krokodillen als die van Lacoste zou hebben geplaatst.

Dienstmerk en handelsnaam

Vaak vallen de naam van de onderneming (handelsnaam) en de aanduiding van de door die onderneming verkochte producten en/of verleende diensten met elkaar samen. Hoe het teken functioneert, hangt af van het publiek. Het komt ook voor dat beide niet samenvallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om logo’s. Een handelsnaam geeft echter slechts bescherming tegen verwarringsgevaar in Nederland. Zoals is aangegeven geeft een dienstmerk bescherming in de gehele Benelux. Vanzelfsprekend wordt door een inschrijving als dienstmerk geprofiteerd van de ruimere beschermingsomvang dan die van een handelsnaam. Voor meer informatie over handelsnamen verwijs ik u graag naar de onderstaande link:

https://bosadvocaten.nl/2018/10/31/profiteert-concurrent-handelsnaam/

Vragen over merkenrecht?

Ondervindt u hinder van een onderneming doordat zij een (soort)gelijk merk gebruikt en wenst u daartegen op te treden. Of heeft u vragen over het merkenrecht? Neem dan vrijblijvend contact op voor een intakegesprek op ons kantoor in Noordwijkerhout. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071 – 36 10900.